商標(biāo)轉(zhuǎn)讓中的“盡職調(diào)查”

來源：北京市大安律師事務(wù)所    發(fā)布時間：2016-11-24 06:12:00　　瀏覽：5670

導(dǎo)讀：“盡職調(diào)查”一個在投資并購、金融、IPO、掛牌等業(yè)務(wù)領(lǐng)域出現(xiàn)頻率極高的詞，是律師的一項基本的業(yè)務(wù)。而在知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域，很少有人進行盡職調(diào)查，其實盡職調(diào)查在知識產(chǎn)權(quán)的各個領(lǐng)域均具有很重要的作用。本文以商標(biāo)轉(zhuǎn)讓為例，進行簡單的梳理。

大家一定還記得商標(biāo)轉(zhuǎn)讓的那個知名案例，即蘋果公司與臺灣唯冠公司簽訂了關(guān)于IPAD商標(biāo)的轉(zhuǎn)讓合同，而IPAD商標(biāo)在深圳唯冠公司名下，因此蘋果公司與深圳唯冠公司就IPAD商標(biāo)轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生糾紛。該案經(jīng)過調(diào)解，蘋果公司最終向深圳唯冠公司另行支付了6000萬美元，雙方一攬子解決了IPAD商標(biāo)的糾紛。蘋果公司為獲得IPAD商標(biāo)多支付了6000萬美元。現(xiàn)實中，在商標(biāo)業(yè)務(wù)中，很多的客戶和代理機構(gòu)都只注重商標(biāo)的申請、異議、復(fù)審等程序中的法律問題，而對商標(biāo)轉(zhuǎn)讓卻都不夠重視。

我們恰恰認(rèn)為，商標(biāo)轉(zhuǎn)讓涉及的法律問題相對比其他的商標(biāo)程序涉及的問題并不簡單。商標(biāo)申請、轉(zhuǎn)讓、異議、復(fù)審等程序涉及的是商標(biāo)本身的法律問題，屬于傳統(tǒng)的知識產(chǎn)權(quán)范疇，因此商標(biāo)代理機構(gòu)或者傳統(tǒng)的商標(biāo)律師，基本能夠解決。而商標(biāo)轉(zhuǎn)讓所涉及的問題不僅僅是商標(biāo)法，還涉及到公司法和合同法，整個商標(biāo)轉(zhuǎn)讓程序是一個十分復(fù)雜的過程。而盡職調(diào)查就是一個十分重要的環(huán)節(jié)。

一、對轉(zhuǎn)讓方的主體進行盡職調(diào)查

一般來講，商標(biāo)的申請人/注冊人有權(quán)利轉(zhuǎn)讓其商標(biāo)，出現(xiàn)問題的可能性不大，即便如此，蘋果公司在IPAD商標(biāo)轉(zhuǎn)讓案當(dāng)中，就是對主體沒有進行調(diào)查，想當(dāng)然臺灣唯冠為IPAD商標(biāo)的主體。除了確定商標(biāo)的所有人外，還至少需要對主體進行以下三方面的調(diào)查：a. 該商標(biāo)有沒有共同共有人;b.現(xiàn)在行政程序中自然人在沒有個體工商戶或者農(nóng)村承包經(jīng)營戶執(zhí)照的情況下，不能申請注冊商標(biāo)，因此很多自然人委托某公司為自己申請商標(biāo)，自然人和該公司簽訂代持協(xié)議，約定商標(biāo)的申請人或者注冊人無權(quán)對商標(biāo)進行轉(zhuǎn)讓;c.調(diào)查其在申請注冊商標(biāo)時，是否有偽造相關(guān)文件、證照的行為。鑒于此，應(yīng)當(dāng)對轉(zhuǎn)讓主體進行盡職調(diào)查，以防范該風(fēng)險。

二、對是否存在在相同或者類似商品/服務(wù)上的相同或者近似商標(biāo)進行盡職調(diào)查

根據(jù)《商標(biāo)法》的規(guī)定，轉(zhuǎn)讓注冊商標(biāo)的，商標(biāo)注冊人對其在同一種商品上注冊的近似的商標(biāo)，或者在類似商品上注冊的相同或者近似的商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)一并轉(zhuǎn)讓。該項的重點就是如何判斷類似商品和判斷近似商標(biāo)，如果不進行盡職調(diào)查，并且具有豐富的商標(biāo)實戰(zhàn)經(jīng)驗，無法做出準(zhǔn)確的判斷。該調(diào)查不僅僅包括已經(jīng)注冊的商標(biāo)，同樣對于處于申請狀態(tài)的商標(biāo)也要進行調(diào)查、判斷。

三、商標(biāo)轉(zhuǎn)讓是否符合轉(zhuǎn)讓方公司章程的相關(guān)規(guī)定

商標(biāo)的轉(zhuǎn)讓行為，屬于處置公司資產(chǎn)的行為，應(yīng)當(dāng)根據(jù)公司章程以及公司法的相關(guān)規(guī)定，做出股東會決議的行為或者履行其他的程序。不經(jīng)過法定程序，商標(biāo)轉(zhuǎn)讓行為是存在很大瑕疵的。即便是法定代表人簽字和/或公司加蓋公章，也面臨著商標(biāo)轉(zhuǎn)讓被認(rèn)定為無效或者被依法解除的情況。對于上述事宜進行調(diào)查，列出存在的問題，并出具解決方案，完善商標(biāo)轉(zhuǎn)讓行為。

四、轉(zhuǎn)讓的商標(biāo)是否存在權(quán)利瑕疵

轉(zhuǎn)讓的商標(biāo)是否存在被其他第三方提出異議、無效宣告請求、以連續(xù)三年停止使用為由的撤銷申請、甚至侵權(quán)投訴/訴訟的可能性。轉(zhuǎn)讓的商標(biāo)應(yīng)當(dāng)符合商標(biāo)法的相關(guān)規(guī)定：a.與其他人在相同或者類似商品上在先申請注冊的商標(biāo)不構(gòu)成相同或者近似商標(biāo);b. 不是對其存在代理關(guān)系商標(biāo)的搶注;c.沒有侵犯其他第三方的在先權(quán)利，包括在先商號權(quán)、姓名權(quán)、著作權(quán)等等;d.沒有侵犯其他公司的具有較高知名度的商標(biāo)等等。

五、對于轉(zhuǎn)讓方是否涉及重大訴訟進行調(diào)查

商標(biāo)權(quán)屬于財產(chǎn)權(quán)的一種，一旦轉(zhuǎn)讓方涉及到重大訴訟，其商標(biāo)可以被法院進行查封、扣押，會給將來的轉(zhuǎn)讓行為帶來阻礙，甚至造成無法轉(zhuǎn)讓的可能性。如果轉(zhuǎn)讓方涉及重大訴訟，需要根據(jù)轉(zhuǎn)讓方的情況提出解決方案，評估受讓該商標(biāo)的風(fēng)險。

六、對該轉(zhuǎn)讓商標(biāo)是否對外進行過許可進行盡職調(diào)查

如果該擬轉(zhuǎn)讓商標(biāo)曾經(jīng)對外進行過許可，將對受讓方造成很大的影響?！百I賣不破租賃”的規(guī)則同樣適用于商標(biāo)的轉(zhuǎn)讓和許可當(dāng)中，商標(biāo)的受讓人對于以前簽訂的商標(biāo)許可協(xié)議，仍然有繼續(xù)履行的義務(wù)，一旦有其他第三方可以使用轉(zhuǎn)讓商標(biāo)，對自己的市場將會造成巨大的影響。更為嚴(yán)重的是，有些商標(biāo)許可為獨占的許可，即商標(biāo)權(quán)利人在許可期內(nèi)都沒有權(quán)利自己使用商標(biāo)。

七、對轉(zhuǎn)讓商標(biāo)是否進行質(zhì)押進行調(diào)查

轉(zhuǎn)讓方由于對外融資，很多情況下將商標(biāo)權(quán)對外質(zhì)押，一旦受讓被質(zhì)押的商標(biāo)，一旦轉(zhuǎn)讓方還款出現(xiàn)問題，轉(zhuǎn)讓商標(biāo)將會進入拍賣程序，受讓人將無法獲得商標(biāo)。

八、對轉(zhuǎn)讓方的對外投資進行調(diào)查

對于轉(zhuǎn)讓方對外投資的公司進行調(diào)查，確定這些子公司是否經(jīng)營與轉(zhuǎn)讓商標(biāo)核準(zhǔn)的商品和服務(wù)相同或者近似的業(yè)務(wù)，如果存在相同或者近似的業(yè)務(wù)，對于受讓商標(biāo)的使用是否會造成影響，并且對這些影響進行評估，并提出解決方案。

上述商標(biāo)轉(zhuǎn)讓中需要調(diào)查的八個方面，都參照了實際的案例。雖然經(jīng)過努力，大部分客戶解決了問題或者將影響降到了最低。但是，有個別企業(yè)由于沒有進行盡職調(diào)查雖然支付了轉(zhuǎn)讓費卻喪失了商標(biāo);有的受讓了商標(biāo)被其他方提出了異議、無效;有的被控告承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任;有的受讓了對外有許可的商標(biāo);也有的被轉(zhuǎn)讓方收回的了商標(biāo)。

即便是最后解決了問題，也為此耗費了大量的人力和財力，有的甚至喪失了市場的最好機會。因此，商標(biāo)轉(zhuǎn)讓中的盡職調(diào)查是必不可少的一部分，是每一個重視知識產(chǎn)權(quán)的企業(yè)應(yīng)該具有的意識。

文章標(biāo)簽:  商標(biāo)轉(zhuǎn)讓