評案說法‖商標(biāo)侵權(quán)與涉商標(biāo)不正當(dāng)競爭行為的界分

來源：《中華商標(biāo)》雜志    發(fā)布時間：2016-01-28 06:10:00　　瀏覽：4239

案 情

原告霍尼韋爾國際公司系“GARRETT”、“Garrett 蓋瑞特”商標(biāo)的專用權(quán)人。被告童某系“蓋里特”商標(biāo)的注冊人，被告蓋里特公司系童某投資設(shè)立的一人有限責(zé)任公司。被告蓋里特公司不僅未經(jīng)授權(quán)在其生產(chǎn)、銷售的增壓器上標(biāo)注與原告的商標(biāo)相同和相似的“GERRITT”、“CARRETT”、“GAREETT”標(biāo)識，還在未核準(zhǔn)使用的汽車渦輪增壓器上使用“蓋里特”商標(biāo)，且故意在產(chǎn)品及包裝上使用未注冊的“Gerritt 蓋里特”組合商標(biāo)，并突出“Gerritt”字樣。此外，蓋里特公司使用域名為w w w.gerritt.com.cn的網(wǎng)站進(jìn)行經(jīng)營活動，該域名中的g e r r i t t，無論從文字還是發(fā)音，都與原告的GARRETT商標(biāo)近似，上述行為侵犯了原告的商標(biāo)專用權(quán)。而且被告蓋里特公司企業(yè)名稱中的“蓋里特”文字，與原告商標(biāo)構(gòu)成近似，構(gòu)成不正當(dāng)競爭。被告韓某銷售了涉案產(chǎn)品。為此，原告訴至法院，請求判令：1、三被告停止侵權(quán)行為;2、被告蓋里特公司變更企業(yè)名稱，不得使用“蓋里特”文字并停止使用gerritt.com.cn域名;3、三被告賠償原告經(jīng)濟(jì)損失人民幣50萬元。

法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告蓋里特公司在類似商品上使用與原告相似的商標(biāo)，侵犯了原告的商標(biāo)專用權(quán)。被告蓋里特公司惡意注冊和使用域名進(jìn)行類似商品交易，引起相關(guān)公眾誤認(rèn)的行為，亦構(gòu)成對原告注冊商標(biāo)專用權(quán)侵害。被告蓋里特公司在明知原告商標(biāo)享有較高知名度的情況下，仍以臆造文字“蓋里特”登記注冊企業(yè)名稱，造成相關(guān)公眾誤認(rèn)為兩者之間具有特定關(guān)系，有損于公平的市場競爭秩序，構(gòu)成對原告的不正當(dāng)競爭。鑒于被告童某未舉證證明蓋里特公司的財產(chǎn)獨立于其個人財產(chǎn)，其應(yīng)當(dāng)對被告蓋里特公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。被告韓某明知蓋里特公司的有關(guān)“Gerritt”標(biāo)識涉及侵權(quán)，但仍然予以銷售，故其行為亦侵犯了原告的注冊商標(biāo)專用權(quán)。鑒于原告因被告方的侵權(quán)行為所遭受的損失及被告因侵權(quán)所獲得的利益均難以確定，故綜合各被告的侵權(quán)情節(jié)、性質(zhì)、持續(xù)時間、后果以及原告商標(biāo)的知名度和原告為制止被告侵權(quán)行為的合理開支等因素酌情確定賠償數(shù)額。據(jù)此，判決：三被告于本判決生效之日起停止對原告注冊商標(biāo)的侵害行為;被告上海蓋里特公司應(yīng)于本判決生效之日起停止使用gerritt.com.cn域名，申請變更企業(yè)名稱，變更后的企業(yè)名稱中不得含有“蓋里特”文字，賠償原告包括合理調(diào)查費用在內(nèi)的經(jīng)濟(jì)損失人民幣48萬元;被告童某對被告上海蓋里特公司的上述賠償款項承擔(dān)連帶責(zé)任;被告韓松賠償原告包括合理調(diào)查費用在內(nèi)的經(jīng)濟(jì)損失人民幣2萬元。

一審宣判后，當(dāng)事人均未上訴。

評 析

關(guān)于《反不正當(dāng)競爭法》與《商標(biāo)法》等知識產(chǎn)權(quán)法之間的關(guān)系，知識產(chǎn)權(quán)界將其形象地比喻為《商標(biāo)法》、《專利法》、《著作權(quán)法》等知識產(chǎn)權(quán)法好比浮在海面上的冰山，《反不正當(dāng)競爭法》則是托起冰山的海水?！渡虡?biāo)法》等知識產(chǎn)權(quán)法無法調(diào)整的領(lǐng)域，由《反不正當(dāng)競爭法》來補(bǔ)充和兜底。也就是說，《商標(biāo)法》等知識產(chǎn)權(quán)法與《反不正當(dāng)競爭法》之間是特殊法與一般法的關(guān)系。但在司法實踐中，某些侵權(quán)行為究竟屬于侵犯商標(biāo)專用權(quán)還是不正當(dāng)競爭，并非涇渭分明。本案中被告即實施了多種侵權(quán)行為：其一，在相同商品上使用與原告注冊商標(biāo)相似的商標(biāo);其二，在被告的網(wǎng)站域名中使用了與原告注冊商標(biāo)相似的標(biāo)識;其三，在被告的企業(yè)名稱中使用了與原告注冊商標(biāo)相似的名稱。在相同商品上使用與原告注冊商標(biāo)相似的商標(biāo)應(yīng)屬侵犯商標(biāo)專用權(quán)，并無爭議;但是后兩種侵權(quán)行為的性質(zhì)判定，則需要借助商標(biāo)法中商標(biāo)使用的概念在商標(biāo)侵權(quán)與不正當(dāng)競爭之間進(jìn)行區(qū)分。被告在網(wǎng)站域名中使用了原告的相似商標(biāo)，并且從事了相關(guān)的商品交易，屬于在商標(biāo)意義上使用，構(gòu)成侵犯商標(biāo)專用權(quán);被告在企業(yè)名稱中使用了原告的相似商標(biāo)，并未突出使用，不是商標(biāo)意義上的使用，雖然不構(gòu)成侵犯商標(biāo)專用權(quán)，但由于被告主觀上存在惡意，客觀上容易導(dǎo)致消費者混淆誤認(rèn)，應(yīng)認(rèn)定為構(gòu)成不正當(dāng)競爭。

一、商標(biāo)法意義上的使用是界定商標(biāo)侵權(quán)的前提

商標(biāo)的生命在于使用。對于商標(biāo)權(quán)人，作為商標(biāo)使用可以使商標(biāo)的顯著性從無到有，從弱到強(qiáng)，可以使注冊商標(biāo)得以維系并不斷知名;對于司法實踐，作為商標(biāo)使用則是判斷特定的行為是否構(gòu)成侵犯商標(biāo)專用權(quán)、區(qū)分商標(biāo)侵權(quán)和不正當(dāng)競爭行為的重要判準(zhǔn)。

所謂作為商標(biāo)使用，是指所使用的與他人注冊商標(biāo)相同或者相似的標(biāo)識，具有指示其商品或者服務(wù)來自注冊商標(biāo)所有人或者與其有關(guān)聯(lián)的作用。被控侵權(quán)行為是否限于“商標(biāo)使用”行為，即是否只有作為商標(biāo)使用的行為，才可以認(rèn)定構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)行為，尚有爭議。有觀點認(rèn)為：“商標(biāo)權(quán)是對于商標(biāo)及其所代表的商譽(yù)所享有的權(quán)利，商標(biāo)所承載的商譽(yù)，系通過商標(biāo)的使用而獲得，一件已經(jīng)注冊但從來沒有使用過的商標(biāo)，很難稱為財產(chǎn)權(quán)意義上的商標(biāo)權(quán)，商標(biāo)權(quán)的保護(hù)范圍以及商標(biāo)侵權(quán)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，都是由商標(biāo)所承載的商譽(yù)決定的，市場上的經(jīng)營者使用與他人商標(biāo)相同或者近似的文字或圖形，只要沒有構(gòu)成商標(biāo)意義上的使用，沒有盜用該商標(biāo)所體現(xiàn)的商譽(yù)，或者沒有造成消費者混淆的可能性，就不會侵犯他人的商標(biāo)權(quán)。”[1]相反觀點則認(rèn)為：“如果將商標(biāo)侵權(quán)條款以商標(biāo)性使用作為條件，則99%的非商業(yè)性使用都將被排除在商標(biāo)侵權(quán)的范圍之外，就沒有必要再引用憲法上的言論自由作為抗辯，《歐共體商標(biāo)指令》第5條第5款沒有將“在商業(yè)上使用”作為商標(biāo)侵權(quán)的條件，是一個天大的錯誤。”[2]

在西方國家的商標(biāo)法實踐中，早期有些案例沒有考慮被告的行為是否構(gòu)成商標(biāo)性使用，并最終認(rèn)定被告的行為是商標(biāo)侵權(quán)行為。比如，在英國法院審理的Ar senal v.Reed案中，阿森納(Ar s e n a l)足球俱樂部在運(yùn)動服和運(yùn)動鞋等商品上注冊了“ A r s e n a l ” 、“ArsenalGunners”商標(biāo)，被告Reed公司在阿森納足球俱樂部體育場的周邊銷售帶有“Arsenal”標(biāo)識的足球紀(jì)念品，阿森納公司以Re e d公司侵犯了其商標(biāo)權(quán)為由，將Reed公司起訴至法院。英國高等法院的法官認(rèn)為，被告使用“Arsenal”標(biāo)識是為了表達(dá)“支持、忠誠和依附”的意思，而不是為了識別區(qū)分商品的來源，這不屬于商標(biāo)性使用，故被告的行為不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。為慎重起見，英國高等法院將該案提交歐洲法院。歐洲法院認(rèn)為，在該案之前，認(rèn)定商標(biāo)侵權(quán)是否要以成立商標(biāo)性使用為前提，尚無定論;劃分商標(biāo)性使用行為與非商標(biāo)性使用行為對處理該案意義不大，商標(biāo)權(quán)作為一種財產(chǎn)權(quán)，使得商標(biāo)權(quán)人有權(quán)禁止損害其商標(biāo)功能的使用行為。[3]

我國《商標(biāo)法》及相關(guān)條例、司法解釋也對商標(biāo)使用以及構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)行為的“使用”進(jìn)行了規(guī)定和列舉。起初，我國《商標(biāo)法實施條例》第三條規(guī)定：“商標(biāo)法和本條例所稱商標(biāo)的使用，包括將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中。”該規(guī)定給人的理解是“只要是用了人家的商標(biāo)，不管怎么用，都算是使用。”[4]為此，2013年修正的《商標(biāo)法》第48條專門對此做了進(jìn)一步完善，即規(guī)定：“本法所稱商標(biāo)使用，是指將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，用于識別商品來源的行為。”《商標(biāo)法》第57條規(guī)定：“有下列行為之一的，均屬侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)：(一)未經(jīng)商標(biāo)注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標(biāo)相同的商標(biāo)的;(二)未經(jīng)商標(biāo)注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標(biāo)近似的商標(biāo)，或者在類似商品上使用與其注冊商標(biāo)相同或者相似的商標(biāo)，容易導(dǎo)致混淆的;……(七)給他人的注冊商標(biāo)專用權(quán)造成其他損害的。”《商標(biāo)法實施條例》第76條規(guī)定：“在同一種商品或者類似商品上，將與他人注冊商標(biāo)相同或者近似的標(biāo)志作為商品名稱或者商品裝潢使用，誤導(dǎo)公眾的，屬于商標(biāo)法第五十七條第二項規(guī)定侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的行為。”根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》(以下簡稱《商標(biāo)解釋》)第一條第(一)項、第(三)項的規(guī)定，將與他人注冊商標(biāo)相同或者相近似的文字作為企業(yè)的字號在相同或者類似商品上突出使用，容易使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認(rèn)的;將與他人注冊商標(biāo)相同或者相近似的文字注冊為域名，并且通過該域名進(jìn)行相關(guān)商品交易的電子商務(wù)，容易使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認(rèn)的，屬于給他人注冊商標(biāo)專用權(quán)造成其他損害的行為。

從以上規(guī)定可以看出，我國《商標(biāo)法》對商標(biāo)使用的規(guī)定是有特殊含義的，并不是任何對他人商標(biāo)的使用行為都屬于商標(biāo)法調(diào)整的范圍，只有在識別商品或服務(wù)來源意義上使用商標(biāo)的行為才屬于商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用。因此，商標(biāo)法中的商標(biāo)使用應(yīng)當(dāng)起到標(biāo)識商品來源的作用。即使使用人在相同或類似商品上使用了與注冊商標(biāo)相同或近似的標(biāo)識，但如果這些標(biāo)識不具有區(qū)分商品來源的作用，便不會侵害商標(biāo)權(quán)人的商標(biāo)權(quán)。[5]當(dāng)然，我國商標(biāo)法規(guī)定的商標(biāo)使用行為的外延并不是狹義的，即不僅指在相同商品或者類似商品上使用與他人注冊商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)，還包括用于商品名稱、裝潢、突出使用字號等具有指示商品來源作用的使用?？紤]到《商標(biāo)法》與《反不正當(dāng)競爭法》之間的協(xié)調(diào)，我國并沒有像歐盟法院的做法那樣，將第三人未經(jīng)許可的商標(biāo)使用，都納入到商標(biāo)侵權(quán)的范疇，而是將那些雖然使用了他人的注冊商標(biāo)，但并不是作為商標(biāo)意義上使用的行為，歸到《反不正當(dāng)競爭法》的調(diào)整范疇。

二、非商標(biāo)性使用可能構(gòu)成不正當(dāng)競爭

實踐中，比較有爭議的是域名及企業(yè)名稱中使用他人的商標(biāo)，究竟應(yīng)認(rèn)定為侵犯商標(biāo)專用權(quán)還是不正當(dāng)競爭。

(一)域名中使用他人注冊商標(biāo)的司法判定

最高人民法院《關(guān)于審理涉及計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)域名民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》(以下簡稱《域名解釋》)第四條規(guī)定：“人民法院審理域名糾紛案件，對符合以下各項條件的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被告注冊、使用域名等行為構(gòu)成侵權(quán)或者不正當(dāng)競爭：(一)原告請求保護(hù)的民事權(quán)益合法有效;(二)被告域名或其主要部分構(gòu)成對原告馳名商標(biāo)的復(fù)制、模仿、翻譯或者音譯;或者與原告的注冊商標(biāo)、域名等相同或者相似，足以造成相關(guān)公眾的誤認(rèn);(三)被告對該域名或者其主要部分不想有權(quán)益，也無注冊、使用該域名的正當(dāng)理由;(四)被告對該域名的注冊、使用具有惡意。結(jié)合《商標(biāo)解釋》有關(guān)域名侵犯商標(biāo)專用權(quán)的規(guī)定，可以看出，如果被告在域名中使用了他人的注冊商標(biāo)，并且從事了相關(guān)商品交易的電子商務(wù)，此種情況下可以視為被告是在“商標(biāo)意義上的使用”，進(jìn)而構(gòu)成侵犯商標(biāo)專用權(quán);如果被告在域名中使用了他人的注冊商標(biāo)，但是在該域名之下并沒有進(jìn)行相關(guān)商品交易，此時不能視被告的使用行為是在商標(biāo)意義上的使用。如果被告滿足《域名解釋》規(guī)定的四項條件，應(yīng)認(rèn)定為構(gòu)成不正當(dāng)競爭。因此，在涉及域名侵犯商標(biāo)權(quán)糾紛時，《域名解釋》與《商標(biāo)解釋》有關(guān)域名的規(guī)定是有適用順序的，即首先應(yīng)判斷域名中商標(biāo)的使用是否滿足侵犯商標(biāo)專用權(quán)的條件;如果不滿足，則判斷是否構(gòu)成不正當(dāng)競爭。

本案中， 被告蓋里特公司備案登記的域名“g e r r i t t.c om.c n”與原告的注冊商標(biāo)“GARRETT”構(gòu)成近似，被告蓋里特公司通過該域名進(jìn)行與原告同類的相關(guān)渦輪增壓器產(chǎn)品的電子商務(wù)，易造成相關(guān)公眾產(chǎn)生與原告商品的混淆，也會誤導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)用戶訪問其網(wǎng)站。因此，按照《商標(biāo)解釋》的規(guī)定，其構(gòu)成侵犯商標(biāo)專用權(quán)。

(二)企業(yè)名稱中使用他人注冊商標(biāo)的司法處理

企業(yè)名稱和商標(biāo)雖然都是一種商業(yè)標(biāo)識，但是二者的功能是不同的。企業(yè)名稱的作用在于將不同商品或者服務(wù)的提供者區(qū)別開來;商標(biāo)的作用在于識別不同的商品或者服務(wù)本身。由于二者的異質(zhì)性，企業(yè)名稱不屬于商標(biāo)法的調(diào)整范圍。實踐中的企業(yè)名稱侵犯商標(biāo)專用權(quán)糾紛，一般表現(xiàn)為企業(yè)名稱中的字號與他人注冊商標(biāo)相同或者相似，并且侵權(quán)人突出使用該字號。此種突出使用字號的方式，在消費者看來，實際上已經(jīng)使字號與企業(yè)名稱本身在某種程度上發(fā)生分離，進(jìn)而起到商標(biāo)的作用。因此，《商標(biāo)解釋》將企業(yè)名稱中突出使用字號的情形納入商標(biāo)法的調(diào)整范圍，即突出使用字號的仍然認(rèn)定為侵犯商標(biāo)專用權(quán)。如果企業(yè)名稱中的字號雖然與他人的注冊商標(biāo)相同或者相似，但是并不是突出使用，而是正常使用，由于此時其并不具有識別商品或者服務(wù)作用，而是識別不同的市場主體，并不是在商標(biāo)意義上使用，因此，不能認(rèn)定為侵犯商標(biāo)專用權(quán)。如果正常使用企業(yè)名稱仍然可能導(dǎo)致社會公眾混淆誤認(rèn)，被告主觀上又具有惡意的話，可以適用《反不正當(dāng)競爭法》的一般條款，認(rèn)定此種行為違反了誠實信用原則，構(gòu)成不正當(dāng)競爭?！渡虡?biāo)法》第五十八條亦對此進(jìn)行了明確，即“將他人注冊商標(biāo)、未注冊的馳名商標(biāo)作為企業(yè)名稱中的字號使用，誤導(dǎo)公眾，構(gòu)成不正當(dāng)競爭行為的，依照《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》處理。”

本案中， 被告蓋里特公司在明知原告的“Garrett 蓋瑞特”商標(biāo)在同行業(yè)中享有較高知名度的情況下，仍以臆造文字“蓋里特”登記注冊其企業(yè)名稱，被告蓋里特公司對此的解釋是，“蓋里特”三字組合易使人覺得其像是一家國外企業(yè)，由此，事實上被告蓋里特公司在登記注冊其企業(yè)名稱時，就已有冀希于相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認(rèn)，攀附原告商標(biāo)良好聲譽(yù)，造成相關(guān)公眾產(chǎn)生兩者經(jīng)營主體之間具有特定關(guān)系的聯(lián)想，混淆商品來源的主觀故意。故該登記注冊“蓋里特”為企業(yè)字號的行為本身已與誠實信用、公平競爭的原則相悖，具有主觀上的過錯。因此即便被告蓋里特公司是規(guī)范使用其企業(yè)名稱，不會構(gòu)成侵犯商標(biāo)專用權(quán)，但由于被告的行為有損于公平的市場競爭秩序，會導(dǎo)致消費者混淆誤認(rèn)，構(gòu)成對原告的不正當(dāng)競爭。

綜上，商標(biāo)侵權(quán)行為與涉商標(biāo)不正當(dāng)競爭行為區(qū)分的關(guān)鍵在于被控侵權(quán)行為是否屬于商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用。如果被控侵權(quán)行為不屬于商標(biāo)性使用，不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，但非商標(biāo)使用并不必然是正當(dāng)使用，如果符合不正當(dāng)競爭的構(gòu)成要件，仍可能構(gòu)成不正當(dāng)競爭。

文章標(biāo)簽:  商標(biāo)侵權(quán)