商業(yè)代理關(guān)系終止后，在澄清性宣傳中使用他人商標(biāo)侵權(quán)嗎?

來源：中國知識產(chǎn)權(quán)報    發(fā)布時間：2016-04-26 03:12:00　　瀏覽：2462

原標(biāo)題：宣傳“德國潔水”更名“德國闊盛”是否構(gòu)成侵權(quán)?商業(yè)代理關(guān)系終止后——

澄清性宣傳中正當(dāng)使用他人商標(biāo)不侵權(quán)

編者按：本文以“德國潔水”更名風(fēng)波引發(fā)的一起商標(biāo)糾紛為例，探討了商業(yè)代理權(quán)終止后的商標(biāo)正當(dāng)使用和相關(guān)澄清性宣傳行為的合理界限問題。

近期，建材行業(yè)內(nèi)持續(xù)兩年之久的“德國潔水”更名風(fēng)波所引發(fā)的商標(biāo)糾紛案塵埃落定：根據(jù)上海知識產(chǎn)權(quán)法院作出的(2015)滬知民終字第161號民事判決，法院認(rèn)定闊盛管道系統(tǒng)(上海)有限公司(下稱闊盛公司)與上海歐蘇貿(mào)易有限公司(下稱歐蘇公司)在宣傳活動中使用“潔水”商標(biāo)是正當(dāng)使用行為，不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，而且其宣傳內(nèi)容并未產(chǎn)生引人誤解的效果，不構(gòu)成虛假宣傳行為，據(jù)此法院二審判決維持了原判，即駁回開德阜國際貿(mào)易(上海)有限公司(下稱開德阜公司)的訴訟請求。

據(jù)了解，開德阜公司于2002年2月核準(zhǔn)注冊第1720019號“潔水”文字商標(biāo)，核定使用商品為第17類塑料管等。

案外人德國阿垮瑟姆公司(下稱阿垮瑟姆公司)在我國擁有“Aquatherm”商標(biāo)，核定使用在第19類用于供暖裝置和下水道裝置、適合冷熱水的塑料管和接頭等商品上。

據(jù)了解，開德阜公司原系阿垮瑟姆公司在我國的區(qū)域總代理，歐蘇公司原系開德阜公司的上海區(qū)域總代理。2013年6月30日，開德阜公司與阿垮瑟姆公司的代理合作關(guān)系終止。

開德阜公司表示，其自2013年7月起發(fā)現(xiàn)闊盛公司宣稱開德阜公司自7月1日起不再銷售阿垮瑟姆公司生產(chǎn)的產(chǎn)品，持有的“潔水”商標(biāo)與阿垮瑟姆公司及其產(chǎn)品沒有關(guān)聯(lián)，并稱“德國潔水”正式更名為“闊盛”，在對外宣傳冊中宣稱“原德國潔水，現(xiàn)德國闊盛”，并稱阿垮瑟姆公司停止使用“德國潔水”標(biāo)識。闊盛公司還在多個網(wǎng)站及報刊上發(fā)表內(nèi)容為“潔水已更名為德國闊盛”的宣傳軟文;2013年11月，開德阜公司發(fā)現(xiàn)歐蘇公司在銷售闊盛公司產(chǎn)品時，發(fā)放宣稱“原德國潔水，現(xiàn)德國闊盛”的宣傳冊，在店鋪燈箱廣告、產(chǎn)品報價單及安裝施工聯(lián)系單上均注明“原德國潔水”“老德國潔水”字樣。

開德阜公司認(rèn)為，其與阿垮瑟姆公司的總代理合同尚未解除，闊盛公司、歐蘇公司即對外進行不實宣傳，致使廣大消費者對開德阜公司與闊盛公司銷售產(chǎn)品的來源產(chǎn)生混淆，構(gòu)成了虛假宣傳及不正當(dāng)競爭，同時兩被告在虛假宣傳中使用了“潔水”商標(biāo)，亦侵犯了開德阜公司享有的“潔水”注冊商標(biāo)專用權(quán)。據(jù)此，開德阜公司將闊盛公司與歐蘇公司訴至法院，請求法院判令兩被告停止不正當(dāng)競爭及商標(biāo)侵權(quán)行為，并賠償其經(jīng)濟損失及合理開支500萬元。

對此，一審法院經(jīng)審理認(rèn)為，闊盛公司、歐蘇公司在推廣宣傳中使用的“潔水”商標(biāo)，僅起到了指示性作用，不會導(dǎo)致相關(guān)公眾混淆誤認(rèn)“潔水”商標(biāo)指向于闊盛公司與歐蘇公司，因此系合理使用，并未侵犯開德阜公司對“潔水”商標(biāo)享有的專用權(quán);同時，闊盛公司、歐蘇公司為使相關(guān)公眾明確知曉阿垮瑟姆公司產(chǎn)品的新舊代理商更替、原代理商用于推廣產(chǎn)品的商標(biāo)不再使用等重要事項進行的相關(guān)宣傳，不會導(dǎo)致相關(guān)公眾產(chǎn)生誤解，因此未構(gòu)成虛假宣傳。據(jù)此，一審法院判決駁回了開德阜公司的訴訟請求。

開德阜公司不服一審判決，隨后向上海知識產(chǎn)權(quán)法院提起上訴，最終二審判決維持了一審原判。

行家點評：

王宏濤　北京羅杰律師事務(wù)所 合伙人、律師：商標(biāo)最基本的功能在于區(qū)分商品或服務(wù)的來源，并借此在保護注冊商標(biāo)專用權(quán)人商業(yè)利益的同時保護相關(guān)公眾不會產(chǎn)生混淆和誤認(rèn)。針對希望借助授權(quán)代理商開拓我國市場的境外公司而言，其面臨著諸如商標(biāo)搶注、代理商內(nèi)外紛爭以及商業(yè)代理權(quán)的授權(quán)和終止等眾多法律問題。而該案爭議則涉及商業(yè)代理權(quán)終止后的商標(biāo)正當(dāng)使用和相關(guān)澄清性宣傳行為的合理界限之司法認(rèn)定問題。

針對是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)和商標(biāo)正當(dāng)使用問題，一般情況下，商標(biāo)的合理使用是基于誠實信用和善意的使用，是一種非基于商標(biāo)性質(zhì)的對商標(biāo)的正當(dāng)使用，也是一種對商品或服務(wù)進行描述、提示或者說明性質(zhì)的使用，其既不能使消費者產(chǎn)生混淆的后果，也不能構(gòu)成對相關(guān)商標(biāo)的淡化。據(jù)此，該案法院根據(jù)訴辯雙方的法律觀點和查明的事實，直接就涉案被控行為是否構(gòu)成商標(biāo)正當(dāng)使用進行了合理而又詳盡地闡述，并認(rèn)為涉案被控宣傳資料中引用和使用的“潔水”商標(biāo)只起到了指示性作用，不會造成相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆和誤認(rèn)。但略有缺憾的是，該案法院在判決中僅僅針對被控侵權(quán)人有關(guān)商標(biāo)合理使用的抗辯意見闡述了其支持性司法論斷，并未進一步針對原告的商標(biāo)侵權(quán)的指控進行有效批駁。鑒于我國現(xiàn)行商標(biāo)法針對“相同侵權(quán)”和“近似侵權(quán)”各自適用的法律要件已經(jīng)進行了嚴(yán)格區(qū)分，而該案中法院在判決書中已經(jīng)明確述及“相關(guān)公眾不會混淆誤認(rèn)‘潔水’商標(biāo)指向于被告”，故根據(jù)我國現(xiàn)行商標(biāo)法第五十七條第二項有關(guān)“近似侵權(quán)必須考量混淆性要素”的規(guī)定，非常有必要針對“被控侵權(quán)行為在類似商品上使用的商標(biāo)不會造成公眾混淆從而不構(gòu)成近似侵權(quán)”進行闡述并同時作出相關(guān)否定性論斷。

針對澄清性宣傳和虛假宣傳行為的合理界限問題，該案二審法院強調(diào)我國反不正當(dāng)法所規(guī)制的虛假宣傳限于“只有宣傳內(nèi)容闡述了引人誤解的效果，損害公平競爭的市場秩序和消費者的合法權(quán)益”的行為，在強調(diào)“涉案產(chǎn)品代理商和品牌存在客觀變化”的案件事實同時，針對相關(guān)認(rèn)定考量的整體性綜合考量因素進行了列舉和論證，并對澄清性宣傳和虛假宣傳行為的合理界限進行界定，該項規(guī)則符合終止代理權(quán)后的商業(yè)實踐和運營規(guī)律，具有一定的司法指引作用，亦會對商業(yè)代理實踐產(chǎn)生積極的影響。

梁潔泉　北京華朗律師事務(wù)所 律師：該案涉及代理關(guān)系終止后，在宣傳語中表示商標(biāo)更名之意是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)及虛假宣傳的問題。該案中，開德阜公司曾作為阿垮瑟姆公司PPR水暖設(shè)備在我國的獨家代理商，在長達15年的時間內(nèi)，均一直以“潔水”商標(biāo)標(biāo)識所銷售的德國進口產(chǎn)品。阿垮瑟姆公司的注冊商標(biāo)為“Aquatherm”，開德阜公司的注冊商標(biāo)為“潔水”，但是在實際使用過程中，開德阜公司一直將上述產(chǎn)品宣傳為“德國潔水”PPR水暖設(shè)備，以至于上海市建筑材料行業(yè)協(xié)會采暖分會、上海市裝飾裝修行業(yè)協(xié)會均將“潔水”認(rèn)為是知名的德國水暖設(shè)備品牌。2013年7月1日，阿垮瑟姆公司終止與開德阜公司的代理合作關(guān)系后，將“Aquatherm”牌PPR水暖設(shè)備在我國的獨家代理權(quán)授予闊盛公司。闊盛公司與取得上海區(qū)域代理權(quán)的歐蘇公司，在多個網(wǎng)站上公開宣稱“原德國潔水，現(xiàn)德國闊盛”“原德國潔水”“老德國潔水”及“德國闊盛(原德國潔水)—不變的品質(zhì)”。根據(jù)我國反不正當(dāng)競爭法第九條規(guī)定：經(jīng)營者不得利用廣告或者其他方法，對商品的質(zhì)量、制作成分、性能、用途、生產(chǎn)者、有效期限、產(chǎn)地等做引人誤解的虛假宣傳。該案中，闊盛公司以及歐蘇公司雖然在純粹的文字表達上確有不準(zhǔn)確之處，但是從其整體宣傳用語上看只是為了解釋產(chǎn)品的代理商和品牌變化的背景，便于消費者了解，并非將“潔水”作為標(biāo)識產(chǎn)品的來源使用，不會構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)行為。另一方面，該產(chǎn)品的相關(guān)公眾對于該品牌產(chǎn)品具有一定的認(rèn)知經(jīng)驗，根據(jù)上述的宣傳文字表述不會對“潔水”商標(biāo)指定產(chǎn)品的來源產(chǎn)生誤解。

該案也給具有類似代理或者許可等授權(quán)關(guān)系的企業(yè)以警示，一般情況下，企業(yè)如有代理或者許可等授權(quán)合作關(guān)系，可以從如下6個方面進行明確約定，以防止日后產(chǎn)生的法律糾紛：

第一，明確代理或者許可的期限，許可期限限定在商標(biāo)有效期內(nèi)，商標(biāo)到期續(xù)展后可以重新簽訂許可合同;第二，明確代理或者許可的地域范圍，該范圍應(yīng)該限定在商標(biāo)受法律保護的地域范圍，確認(rèn)外方商標(biāo)是否在我國單獨申請或者通過馬德里注冊延伸保護至我國;第三，明確代理或者許可的產(chǎn)品或者服務(wù)范圍，該范圍應(yīng)該限定在商標(biāo)核定使用的商品或者服務(wù)項目內(nèi)，如超出該范圍，應(yīng)提醒被代理人或者許可方提供相關(guān)的權(quán)屬證明，否則應(yīng)該在合作協(xié)議中約定侵權(quán)的損害后果由被代理人或者許可方承擔(dān);第四，明確代理或者許可產(chǎn)品的質(zhì)量保證，應(yīng)明確被代理人或者許可人應(yīng)保證指定產(chǎn)品的質(zhì)量，約定產(chǎn)品質(zhì)量有瑕疵的法律承擔(dān)主體;第五，明確代理或者許可關(guān)系過程中品牌的使用情況，如涉及到外文商標(biāo)在中國的使用的，是否有對應(yīng)的中文商標(biāo)以及標(biāo)識，如果有，則要明確中文商標(biāo)以及標(biāo)識的申請注冊主體以及具體使用的方式;第六，明確代理或者許可關(guān)系結(jié)束后品牌的使用情況，如約定代理商或者被許可方立即停止或者指定一段時間后使用該品牌，或者約定由代理商申請注冊的商標(biāo)歸代理商所有等。

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