商標(biāo)看點：新百倫商標(biāo)案沉思錄

來源：尚標(biāo)    發(fā)布時間：2016-11-10 07:08:00　　瀏覽：3931

——讀者來信——

2016年6月23日，廣東省高級人民法院公開宣判新百倫商標(biāo)權(quán)糾紛案，判令新百倫公司、盛世公司立即停止侵害周樂倫“百倫”、“新百倫”注冊商標(biāo)權(quán);分別賠償周樂倫500萬元和5000元;新百倫公司在其開設(shè)的“新百倫()官方網(wǎng)站”、“NewBalance旗艦店”、“newbalance童鞋旗艦店”的首頁刊登聲明消除影響。至此，洋品牌、本土品牌有關(guān)“新百倫”二審判決塵埃落定。

——專家答復(fù)——

從法院的兩次審理來看，新百倫商標(biāo)案可以定性為反向混淆的典型案例。在新百倫公司是否構(gòu)成注冊商標(biāo)侵權(quán)的問題上，新百倫公司的答辯理由表面上看起來有理有據(jù)，可實際上自始至終找不到法律依據(jù)，可以說是漏洞百出。從兩次判決結(jié)果來看，最大的改變在于賠償金額的計算。根據(jù)一審和二審的判決書可以看出，本案的爭議焦點可以歸納為以下幾點：

1.新百倫公司到底有沒有侵犯周樂倫的注冊商標(biāo)專用權(quán)

新百倫公司在“天貓商城”開設(shè)“新百倫官方旗艦店”，官方網(wǎng)站中使用“新百倫()官方網(wǎng)站”、“NewBalance新百倫”等字樣，主張其是合理使用企業(yè)名稱、字號，不構(gòu)成侵犯商標(biāo)轉(zhuǎn)讓專用權(quán)。

根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》一條規(guī)定，將與他人注冊商標(biāo)相同或者相近似的文字作為企業(yè)的字號在相同或者類似商品上突出使用，容易使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認的，屬于商標(biāo)法第五十二條第(五)項規(guī)定的給他人注冊商標(biāo)專用權(quán)造成其他損害的行為。

由此可見，盡管同為商業(yè)標(biāo)識，但當(dāng)企業(yè)名稱、字號與商標(biāo)權(quán)沖突時，法律優(yōu)先保護注冊商標(biāo)專用權(quán)。

商標(biāo)的作用就是用來標(biāo)識商品或服務(wù)來源，并區(qū)別于其他生產(chǎn)者。企業(yè)名稱、字號作為一種商業(yè)標(biāo)識，可以起到類似的作用。

企業(yè)名稱、字號是否構(gòu)成商標(biāo)性使用，關(guān)鍵是看“新百倫”這個臆造的商業(yè)標(biāo)識與新百倫公司生產(chǎn)的運動鞋之間，是否存在一定程度的關(guān)聯(lián)性。新百倫公司在線上線下的各種使用行為，無論是官網(wǎng)官微，亦或是專賣店商場，都是試圖將“新百倫”與自家生產(chǎn)的運動鞋聯(lián)系起來，用以標(biāo)識商品來源，構(gòu)成商標(biāo)性使用，毫無疑問是一種商品侵權(quán)。

新百倫公司生產(chǎn)的運動鞋知名度不斷擴大，實際上是一個侵權(quán)行為不間斷的過程。從2011年7月18號新百倫公司的商標(biāo)異議申請被駁回之日起，在主觀上可以斷定新百倫公司的惡意侵權(quán)性質(zhì)，這也是原告計算侵權(quán)賠償金額的起算日期。

新百倫公司在訴訟中辯稱周樂倫惡意搶注、惡意訴訟，那么就應(yīng)當(dāng)提起反訴或向商標(biāo)評審委員會申請無效宣告，在尋求救濟獲得支持以前，周樂倫始終是“新百倫”注冊商標(biāo)在第25類鞋類商品上的合法權(quán)利人。

2.究竟是誰使用在先

新百倫公司主張其享有在先的企業(yè)名稱字號權(quán)、未注冊商標(biāo)先用權(quán)、在先使用的知名商品特有名稱權(quán)。

新平衡公司于1983年4月15日獲得核準(zhǔn)在第54類“鞋”上注冊“N”、“NB”商標(biāo)，于2003年4月15日獲得核準(zhǔn)在第25類“鞋”上注冊“NEWBALANCE”商標(biāo)。新百倫公司于2006年12月成立，新平衡公司于2007年11月1日起授權(quán)新百倫公司在境內(nèi)使用上述商標(biāo)，

2011年新百倫公司對新百倫商標(biāo)的異議申請被駁回。

1996年周樂倫的“百倫”商標(biāo)獲得第25類鞋類商品注冊，2007年周樂倫在第25類獲得“新百倫”商標(biāo)注冊。新百倫公司主張的字號權(quán)最早追溯于2006年新百倫公司的成立，而“新百倫”商標(biāo)獲得注冊的時間是2007年，那么新百倫公司的主張是否成立呢?這個問題的關(guān)鍵在于“百倫”商標(biāo)與“新百倫”商標(biāo)是否屬于近似商標(biāo)。

“新”字在新華詞典里有特定的含義，解釋為“表示一種有異于舊質(zhì)的狀態(tài)和性質(zhì)?！薄鞍賯悺北旧硎且粋€臆造商標(biāo)，在這樣一個臆造商標(biāo)前加上一個擁有特定含義的“新”字，毫無疑問會讓普通消費者產(chǎn)生混淆，例如，使用“新百事”、“新安踏”，顯然是一種侵權(quán)行為。

事實上從1996年“百倫”商標(biāo)獲得注冊之日起，“新百倫”就已經(jīng)順理成章地成為近似商標(biāo)，近似商標(biāo)同樣受到商標(biāo)法保護。2001年商標(biāo)法第52條規(guī)定，未經(jīng)商標(biāo)注冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)的，屬于侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)。

因此，盡管“新百倫”的注冊時間晚于新百倫公司的成立時間，但由于“百倫”與“新百倫”本身屬于是近似商標(biāo)，新百倫公司在2011年提出的商標(biāo)異議自然不可能得到支持，新百倫公司在訴訟中主張的在先權(quán)利也就不能成立。

3.反向混淆是否被法律禁止

新百倫公司認為，其組合使用“New Balance/新百倫”“NB/新百倫”或“New Balance 新百倫及NB圖形”標(biāo)識，不會與周樂倫的“百倫”商標(biāo)產(chǎn)生混淆，雙方在目標(biāo)群體、銷售渠道方面存在較大區(qū)別，不會構(gòu)成混淆，新百倫公司的使用行為，沒有侵害周某的相關(guān)注冊商標(biāo)專用權(quán)。

新百倫公司使用“新百倫”的行為，屬于合理使用其在先字號權(quán)的行為;新百倫公司對“新百倫”“New Balance/新百倫”和“NB/新百倫”享有在先的知名商品特有名稱權(quán)，新百倫公司不存在主觀惡意。

反向混淆是指作為權(quán)利人的原告，其注冊商標(biāo)比被告的商標(biāo)知名度低。此時，消費者會誤認為原告提供的商品或服務(wù)來源于商標(biāo)使用人。反向混淆如不加制止，將使得知名企業(yè)在使用他人注冊商標(biāo)時肆無忌憚，會擾亂正常的社會競爭秩序。

反向混淆(REVERSE CONFUSION)與是與傳統(tǒng)意義上的混淆(正向混淆)相對而言的，即在后商標(biāo)使用人對商標(biāo)的使用已使之具有較高的知名度，以致于消費者會誤認為在前的商標(biāo)使用人的商品來源于在后商標(biāo)使用人或認為二者之間存在某種贊助或認可的聯(lián)系。實踐中，在后商標(biāo)使用人可能將他人在先注冊的商標(biāo)用作商標(biāo)、商號、商品名稱等商業(yè)標(biāo)識。

注冊商標(biāo)不因知名度低，就不受法律保護。如果一些大公司故意使用一些小公司的商標(biāo)，消費者在大量的廣告促銷后，通常不會將大公司的商標(biāo)同小公司的商標(biāo)混為一談，但卻可能反過來認為小公司是大公司的子公司，小公司因此不可能再自主地使用其商標(biāo)，從而會受到反向混淆的威脅。

反向混淆造成原本真正的權(quán)利人被消費者遺忘，漸漸地變成“山寨”、“假貨”，顯然應(yīng)當(dāng)受到保護。商標(biāo)法從來沒有規(guī)定反向混淆的豁免，因此，反向混淆與正向混淆一樣，為法律所禁止。

4.賠償數(shù)額如何計算

此案已經(jīng)確定構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，接下來的問題就是賠償金額的計算。商業(yè)標(biāo)識的無形價值是難以衡量的，本案中，無論是周樂倫的損失，還是新百倫的獲利，都無法給出令人信服的精確計算，需要依賴法官的自由裁量。但是無論如何，二審將9800萬改判為500萬，如此大幅度的變更，筆者認為有待商榷。

可以肯定的是，如果新百倫公司沒有將“紐巴倫”改名為“新百倫”，那么也許很難會有今天的成功。新百倫商標(biāo)對于新百倫公司的意義是顯而易見的，考慮到新百倫公司的規(guī)模，以及新百倫公司惡意侵權(quán)的故意，500萬的賠償完全只能算作是一種不痛不癢的處罰，甚至是鼓勵企業(yè)肆意欺凌弱小企業(yè)，直接赤裸裸地侵權(quán)，通過不正當(dāng)?shù)母偁幨侄巫龃笞鰪姟?/p>

在筆者看來，新百倫公司與其參加訴訟，不如尋求和解，支付一筆費用以換取“新百倫”商標(biāo)的轉(zhuǎn)讓。對于新百倫公司來說，本案最嚴(yán)重的后果不是500萬賠償，而是立即停止將“新百倫”用于產(chǎn)品的標(biāo)識及宣傳，以及敗訴對新百倫公司商譽造成的負面影響。對于new balance這個品牌的長遠影響，這個損失是不可估量的，繼續(xù)使用“新百倫”所能帶來的商業(yè)利益遠遠不止9800萬。

事實上，二審判決沒有贏家，雙方的核心利益都受損。新百倫公司的核心訴求是其使用“新百倫”不違法，周樂倫的核心訴求是得到一筆足夠的賠償，二審判決可以說是一個雙方都不愿意看到的結(jié)果。

作為案例對比，在iPad商標(biāo)侵權(quán)案中，蘋果公司一次性支付深圳唯冠公司6000萬美元完成和解，可以說是雙贏。既不影響蘋果公司繼續(xù)合法銷售平板電腦，又給予了深圳唯冠公司足額的賠償。事實上，反向混淆案件更好的結(jié)果就是和解，大公司支付給小公司一筆補償，換取小公司對商標(biāo)權(quán)的轉(zhuǎn)讓。